Wer wegen einer Markenverletzung zu Recht abgemahnt wird, muss die Kosten des gegnerischen Rechtsanwalts tragen. Werden ihm zusätzlich auch noch Patentanwaltskosten in Rechnung gestellt, sind diese nur dann zu erstatten, wenn sie erforderlich waren. Dies ist bei Markenabmahnungen aber die Ausnahme und muss im Zweifel vom Anspruchsteller dargelegt und bewiesen werden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Grundsatzurteil vom 24.02.2011 nun endlich klargestellt (Az. I ZR 181/09).
SACHVERHALT
Der Beklagte hatte auf eBay Schmuck angeboten. Die Klägerin sah dadurch ihre Markenrechte verletzt und mahnte kostenpflichtig ab. Die Abmahnung war sowohl von einer Rechtsanwältin, als auch von einem Patentanwalt unterschrieben, die beide ihre Kosten in Rechnung stellten. Im nachfolgenden Rechtsstreit war das Gericht der Meinung, dass vom Beklagten nur die Rechtsanwaltskosten, nicht aber auch die Patentanwaltskosten zu erstatten seien. Nachdem auch die Berufung der Markeninhaberin erfolglos blieb, hatte in letzter Instanz nun der BGH über die Revision zu entscheiden.
ENTSCHEIDUNG DES GERICHTS
Die Richter stellten in dem nun veröffentlichten Urteil klar, dass die Hinzuziehung eines Patentanwalts in bloßen Kennzeichenstreitigkeiten nur in Ausnahmefällen erforderlich ist. Es gebe genügend Rechtsanwälte, die über die besondere Sachkunde verfügten, eine markenrechtliche Abmahnung auch ohne patentanwaltliche Hilfe auszusprechen. Wer trotzdem die Kosten eines Patentanwalts geltend mache, müsse darlegen und beweisen, dass die Erforderlichkeit ausnahmsweise gegeben sei. Dies könne z.B. der Fall sein, wenn eine Recherche zum Registerstand oder der Benutzungslage der Marke nötig gewesen sei oder wenn es sich um technische Schutzrechte handle.
FAZIT
In der Vergangenheit saßen wegen der großen Rechtsunsicherheit zu dieser Frage meist die Markeninhaber am längeren Hebel. Die Verhandlungsposition der Abgemahnten wurde durch diese Entscheidung aber nun eindeutig gestärkt. Es bleibt zu hoffen, dass der BGH der aus unserer Sicht oft fragwürdigen, aber absolut gängigen Praxis vieler Abmahnkanzleien damit den Boden entzogen hat.
All das gilt aber leider nur für außergerichtliche Markenabmahnungen. Wird im Laufe eines Gerichtsverfahrens ein Patentanwalt zu einer Markensache hinzugezogen, sind diese Kosten nach § 140 Abs. 3 Markengesetz immer gerechtfertigt – unabhängig davon, ob dies erforderlich war oder nicht.
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