Wir berichteten bereits vor einigen Monaten, dass der BGH im vergangenen Jahr in einem Fall die Erstattung von Patentanwaltskosten für eine Abmahnung auf Grund der Verletzung von Markenrechten abgelehnt hat. Der Gerichtshof argumentierte, dass diese neben den Rechtsanwaltsgebühren nur dann zu erstatten seien, wenn sie erforderlich waren. Dies ist bei Markenabmahnungen aber die Ausnahme und muss im Zweifel vom Anspruchsteller dargelegt und bewiesen werden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in diesem Grundsatzurteil vom 24.02.2011 klargestellt (Az. I ZR 181/09).
Nun hat der BGH entschieden, dass auch die nicht näher begründete Behauptung, ein Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, nicht dazu geeignet sei, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen. Ein Anspruch auf Hinzuziehung eines Patentanwalts und insbesondere auf Erstattung der entsprechenden Gebühren ergebe sich auch in solchen Fällen nicht (BGH, Urt. v. 10.05.2012 – Az.: I ZR 70/11).
Das Gericht führte aus, dass § 140 Abs.3 MarkenG zwar bestimme, dass im gerichtlichen Verfahren grundsätzlich ein Patentanwalt hinzugezogen werden könne; allerdings gelte diese Norm nur für Streitigkeiten vor Gericht und nicht zwingend im außergerichtlichen Bereich.
Auch in diesem Fall stellte das Gericht klar, dass die Erforderlichkeit eines Patentanwalts vom Anspruchsteller nach allgemeinen Grundsätzen dargelegt und bewiesen werden muss. Nicht ausreichend hierfür sei es, wenn lediglich pauschal vorgetragen werde, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt.
Fazit: Der BGH hat der von uns bereits mehrfach angeprangerten Praxis vieler Kanzleien noch einen weiteren Riegel vorgeschoben. Viel zu oft schon hatten wir Abmahnungen vorliegen, bei denen lediglich „Patentanwalt XYZ hat mitgewirkt“ geschrieben stand und sich noch nicht einmal die Mühe gemacht wurde, auch nur ansatzweise darzulegen, warum ein Patentanwalt erforderlich gewesen sein soll. Es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass ein Rechtsanwalt, der sich rühmt, markenrechtliche Kenntnisse zu besitzen, einen Patentanwalt hinzuzuziehen muss, womit er doch eigentlich einräumt, dass ihm die eigene Sachkenntnis fehlt. Wir freuen uns, dass dies nun weiter erschwert wurde!
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